Франчайзинг: захищаємо комерційну таємницю та торгову марку

Укладання договору франчайзингу може супроводжуватися значними ризиками для власників торгових марок (далі — ТМ). Існують численні позови про заборону використання ТМ та зупинення підприємницької діяльності порушників. Розглянемо обставини, які необхідно врахувати власнику ТМ із метою зменшення ризику незаконного її використання.

Яку форму договору обрати

Як несумлінні підприємці отримують доступ до комерційної таємниці

У деяких випадках компанії, що хочуть отримати комерційну таємницю, а також право на використання ТМ, укладають із її власником договір франчайзингу або ліцензійну угоду. На її підставі франчайзер передає іншому підприємству секретні схеми ведення підприємницької діяльності, маркетингові матеріали, допомагає обрати місце ведення діяльності, навчає персонал, передає вивіску та обладнання. Отримавши інформацію щодо бізнесу франчайзера, франчайзі перестає платити відрахування за користування правами інтелектуальної власності та припиняє співпрацю в односторонньому порядку. За результатами такої співпраці франчайзер передає комерційну таємницю підприємству, що може використати її для власного бізнесу.

Із метою мінімізації ризиків франчайзеру рекомендується укладати декілька договорів окремо. Йому необхідно врахувати, що для укладення договору франчайзі може запросити у нього експериментальні зразки продукції або інформацію про використання даних, що містять комерційну таємницю, без надання яких договір не буде укладений. У зв’язку з цим франчайзеру рекомендується спершу укласти договір про нерозголошення отриманої інформації, і якщо сторони не підпишуть остаточний договір франчайзингу, отримана від франчайзера інформація буде захищеною, а франчайзі нестиме за її розголошення відповідальність. Також франчайзер може наполягати на укладенні окремих договорів щодо вибору місця ведення франчайзі торгової діяльності та навчання персоналу. У такому разі, якщо франчайзі відмовиться від подальшої співпраці, послуги з навчання та пошуку місця для відкриття торгової точки будуть оплачені окремо. У договорі про навчання персоналу необхідно закріпити, як часто воно буде проходити та обов’язок його проведення сертифікованими викладачами франчайзера, оскільки франчайзі може використовувати дешевші варіанти.

Передбачаємо відступні та паушальний платіж

Франчайзеру належить передбачити у договорі “паушальний платіж“, який франчайзі зобов‘язаний сплатити під час його укладання. Такий платіж дозволить “відсіяти” несумлінних підприємців, які матимуть на меті отримати доступ до комерційної таємниці. У цей же час франчайзеру необхідно визначити строк оплати такої суми, наприклад, 5 к.дн. із моменту підписання договору.

Строки передання комерційної таємниці необхідно визначити через певний час після отримання паушального платежу.

Вдалий приклад захисту прав франчайзера

Таким прикладом захисту прав на комерційну таємницю франчайзера є рішення Господарського суду Житомирської області від 15.08.17 р. у справі № 906/529/17. Предметом розгляду слугував позов франчайзера до франчайзі про стягнення паушального платежу. Суд встановив, що франчайзі підписав договір та відмовився сплачувати паушальний платіж, мотивуючи це тим, що франчайзер не передав йому інформацію, що містить комерційну таємницю, та право використання ТМ. Суд звернув увагу франчайзі на той факт, що договором було передбачено обов’язок франчайзі здійснити оплату протягом 5 банківських днів із моменту підписання договору, в той час як франчайзер був зобов’язаний передати інформацію, що містить комерційну таємницю, пізніше, а саме за два тижні до відкриття магазину. Враховуючи, що дата відкриття магазину не була погоджена сторонами, а також відсутність оплати паушального внеску франчайзі, суд визнав відсутність порушень умов договору франчайзером та стягнув із франчайзі несплачену суму паушального платежу.

За загальним правилом цивільного законодавства одностороння відмова від договору заборонена. Водночас ч. 1 ст. 1126 ЦКУ дозволяє сторонам розірвати договір франчайзингу в односторонньому порядку, повідомивши іншу сторону про таке розірвання за 6 місяців. Така умова може бути застосована лишень до договорів, які не мають строку дії. До договорів, що укладаються на певний строк, одностороння відмова не застосовується.

На практиці може скластися ситуація, коли франчайзі не зможе сплачувати роялті за користування торговою маркою та забажає розірвати договір в односторонньому порядку. В цей же час франчайзеру радше погодитися на дострокове розривання договору, позаяк торгову точку, яка оснащена маркетинговими матеріалами, може зайняти інший франчайзі. За таких обставин до договорів франчайзингу рекомендується вносити “відступні” або штраф за односторонню відмову від нього, який затверджується за домовленістю сторін. У разі дострокового розірвання договору франчайзі та несплати відступних франчайзер зможе стягнути з нього  відступні в судовому порядку на підставі такого пункту.

Враховуємо ризики

У деяких випадках франчайзі може продовжувати використовувати ТМ після спливу терміну договору та без дозволу франчайзера. Роялті за таке користування франчайзі не сплачуватиме, а заклад франчайзі продовжуватиме використовувати вивіски та фірмовий одяг франчайзера. У такій ситуації франчайзеру необхідно в договорі зазначити перелік обов’язків франчайзі після його завершення, наприклад:

• зняти та/або повернути вивіски;
• припинити використовувати фірмовий одяг;
• припинити використовувати комп’ютерні програми, які передавалися франчайзером франчайзі для ведення бізнесу;
• припинити використовувати маркетингові матеріали та рекламу, що має відношення до ТМ;
• повернути обладнання, отримане від франчайзера.

Договір повинен містити строки виконання кожного обов’язку та штраф за його невиконання. Договором може бути передбачено обов’язок франчайзі сплачувати роялті до моменту повного виконання обов’язків, які у нього виникають після завершення договору. У зв’язку з цим франчайзер зможе стягнути з франчайзі роялті за час судових процесів та до остаточного виконання всіх обов’язків.

Якість продукції франчайзера повинна відповідати тій, що надає її франчайзі. Трапляються ситуації, коли з метою отримання додаткових прибутків франчайзі здійснює закупівлі у сумнівних постачальників, що використовують схеми ухилення від сплати податків або сировину, що є гіршою за якістю. Франчайзеру необхідно прописати в договорі систему штрафів за такі порушення та можливість контролю якості продукції та послуг, які надаються франчайзі. За недопуск до перевірки якості товарів франчайзер має право передбачити додаткові штрафи.

Наголосимо, що договором франчайзингу може бути передбачено декілька штрафів, які можуть застосовуватися за окремі порушення. Підтвердженням таких обставин є рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 11.10.18 р. № 909/607/18. Суд врахував, що договором франчайзингу було передбачено стягнення штрафу за продовження використання ТМ після завершення договору в розмірі 800 грн на день. Також такий договір передбачав стягнення з франчайзі штрафу за порушення строків сплати роялті. Зважаючи на прострочення оплати роялті за договором та наявність штрафів за різні види порушень, суд задовольнив позов франчайзера про їх стягнення у повному обсязі.

Підписуємо протокол розбіжностей

Після завершення договору сторони можуть скласти протокол розбіжностей, у якому  визначатимуться всі обставини завершення співпраці:

• повернення обладнання та його стан;
• стан нерухомого майна;
• розмір заборгованості та строки її погашення;
• зменшення або збільшення розміру штрафних санкцій за порушення договору. Протокол розбіжностей матиме статус доказу та може бути покладений судом в основу стягнення грошових коштів із франчайзі.

Прикладом використання протоколу розбіжностей може бути рішення Рівненського апеляційного господарського суду від 25.01.17 р. у справі № 903/648/16. Судом було враховано, що сторони зменшили розмір відступних, передбачений договором, із 80000 грн до 50000 грн, а також визначили строки його сплати. Враховуючи відсутність оплати відступних, суд їх стягнув у примусовому порядку.

Встановлюємо порушника

Позовну заяву про усунення порушень прав інтелектуальної власності можна подати до фізичної або юридичної особи. З метою встановлення належного відповідача власнику ТМ необхідно встановити особу, котра її незаконно використовує. Таку інформацію можна дізнатися шляхом придбання у порушника будь-­якого товару. За результатами такої операції необхідно попросити касира надати фіскальний чек, у якому будуть необхідні реквізити порушника.

Якщо реалізацію товарів або послуг здійснює фізособа, котра не використовує касовий апарат, представник власника ТМ може отримати інформацію про порушника, ознайомившись із нею у “Куточку споживача”. Якщо там такі відомості не зазначені, рекомендується встановити власника нерухомого майна, де здійснюється реалізація товарів. Таку інформацію можна отримати у вигляді витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно. У майбутньому до власника нерухомості необхідно направити адвокатський запит та витребувати інформацію про особу, що орендує таке приміщення.

Зважаючи на відповідальність за використання ТМ без дозволу власника, порушник може зазначати, що він не використовував ТМ, а лишень орендував приміщення в іншої юрособи. На підтвердження буде надано договір оренди нерухомого майна. У такому разі франчайзер може використати договір оренди як підтвердження знаходження порушника у такому приміщенні та той факт, що саме він і порушив його права інтелектуальної власності.

Фіксуємо порушення

Порушення прав інтелектуальної власності необхідно правильно зафіксувати. Бажано зробити фото- та відеозапис торгової точки, що використовує вивіску та інші логотипи власника ТМ. Також можна скласти акт виявлення порушення прав інтелектуальної власності,
в якому варто зазначити:

• адресу об’єкта нерухомого майна;
• дані особи, що орендує або використовує таке приміщення;
• види протиправного використання ТМ: вивіски, рекламні матеріали, фірмовий одяг, упаковка (перелічити всі види ТМ та місця, де вона використовується);
• час фіксування порушення;
• особи, котрі його підписують.

Складений акт про фіксацію порушення необхідно надати для підписання порушнику або особі, котра здійснює від його імені розрахункові операції. У разі відмови від підпису в акті зазначають про таку відмову.

До складання акта рекомендується залучати третіх осіб, які можуть засвідчити такі обставини:

• представників житлово-експлуатаційних організацій або ОСББ;
• орендодавців нерухомого майна, в яких порушник його орендує;
• представників держорганів: державну архітектурно-будівельну інспекцію (якщо порушення здійснюється з МАФу, який не має дозвільних документів);
• держпродспоживслужби, якщо порушення стосується товарів широкого вжитку: заклади харчування, тимчасового перебування (фітнес-центри, салони краси).

Підпис представника таких організацій надасть акту офіційного статусу.

Залучаємо поліцію

Може скластися ситуація, коли особа, що незаконно використовує ТМ, не допускатиме її власника до фіксації правопорушення, наприклад, заблокує вхід до приміщення або заборонить використовувати фото- та відеозйомку. Власнику ТМ необхідно врахувати, що за незаконне використання знаків для товарів та послуг передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 229 Кримінального кодексу України. Встановивши, що конкретне підприємство без дозволу використовує ТМ, власник може викликати поліцію з метою фіксації такого правопорушення.

Після прибуття патрульної служби власнику потрібно скласти повідомлення про злочин, у якому розлого описати суть порушення прав інтелектуальної власності. Зважаючи, що на момент прибуття поліції представник власника може не мати  копії свідоцтва на знаки для товарів та послуг, у повідомленні про злочин необхідно зазначити його серійний номер і дату видачі, а також те, що копія буде надана пізніше. Представнику власника ТМ слід проконтролювати, щоб поліціянти склали протокол огляду місця події, відповідно до вимог ч. 3 ст. 104 Кримінального процесуального кодексу (далі — КПК), та надали йому одну копію. У протоколі варто зазначити, що фіксація порушення здійснювалася на фотопристрій, наприклад, мобільний телефон, записавши його повну назву та карту пам’яті, яка в ньому розташована. У майбутньому відео- або фотофайли необхідно зберегти на диск та долучити їх до матеріалів кримінального провадження через клопотання про долучення доказів.

Якщо порушник під час огляду місця події вживатиме дії щодо знищення доказів використання ТМ без спеціального дозволу, власник ТМ має право просити слідчого заборонити порушнику вчиняти будь-які дії до завершення огляду на підставі ч. 6 ст. 237 КПК.

Під незаконним використанням торгової марки слід розуміти будь-яке її використання без спеціального дозволу її власника. Під кримінальну відповідальність також підпадатимуть дії франчайзі, який використовує ТМ без спеціального дозволу її власника після завершення строку дії договору. Франчайзеру необхідно врахувати, що маркетингові матеріали, вивіски, фірмовий одяг та інші предмети інтер’єру, які використовуються порушником без дозволу, виступатимуть речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК, а тому можуть бути вилучені слідчим. Якщо речові докази вилучив слідчий, власнику ТМ слід проконтролювати, щоб слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на такі докази не пізніше наступного робочого дня після їх вилучення. За інших обставин на підставі ч. 5 ст. 171 КПК такі докази підлягають негайному поверненню порушнику.

Подаємо клопотання

Трапляються випадки, коли слідчий вирішує не вилучати громіздкі речові докази, наприклад вивіски, стенди, та обмежується фіксацією порушення в протоколі огляду. Розслідування по кримінальному провадженню може тривати довго, а увесь цей час порушник може продовжувати використовувати ТМ без дозволу власника. У такому разі власнику ТМ варто отримати Витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань із зазначенням свого статусу як потерпілий. За наявності такого документа власник ТМ може звернутися до слідчого з клопотанням про обмеження порушника у веденні підприємницької діяльності. Таке клопотання подають на підставі ч. 2 ст. 148 КПК до районного суду за місцем досудового розслідування. У ньому необхідно зазначити: заборонити підприємству здійснювати підприємницьку діяльність під ТМ власника; заборонити носити найманим працівникам та особам, які залучаються на підставі цивільно-правових договорів, фірмовий одяг; заборонити використовувати маркетингові матеріали з ТМ власника: газети, флаєри, рекламні щити; зобов’язати зняти вивіску та інші маркетингові символи, що мають ТМ власника. Клопотання повинне бути вмотивованим, а тому до нього рекомендується додати докази, які засвідчують використання порушником ТМ без дозволу власника.

Частина 1 ст. 150 КПК надає право на звернення до суду з клопотанням лише прокурору або слідчому за погодженням із прокурором. Власник ТМ не наділений повноваженнями звертатися до суду самостійно. Заразом власник ТМ, за п. 4 ч. 1 ст. 56 КПК, має право ставити перед слідчим або прокурором питання щодо їх звернення до суду з таким клопотанням. Прохання власника ТМ викладається у клопотанні про проведення слідчих дій, яке повинне містити вимоги щодо тимчасового обмеження порушника у користуванні правом на здійснення підприємницької діяльності під ТМ власника.

Якщо слідчий не подає клопотання про обмеження підприємницької діяльності порушника до суду, власник ТМ може оскаржити відмову у задоволенні клопотання до районного суду на підставі п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК. За результатами розгляду скарги суд може зобов’язати слідчого вжити заходів щодо тимчасового обмеження порушника у здійсненні підприємницької діяльності шляхом заборони провадження підприємницької діяльності. У такому разі слідчий зобов’язаний звернутися з відповідним клопотанням до суду. Вдалим прикладом захисту прав є ухвала Галицького районного суду м. Львова від 01.02.19 р. у справі № 461/676/19. Предметом судового розгляду слугувала відмова слідчого у проведенні примусового приводу на допит свідка. Такий обов’язок є слідчими діями, які покладені на слідчого, які останній відмовлявся вчиняти, а тому ухвала може бути застосована по аналогії до правовідносин щодо захисту прав власника ТМ. Слідчий суддя скасував постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження та зобов’язав його вчинити слідчі дії.

Висновки

Перед укладанням договору франчайзингу франчайзеру необхідно передбачити обов’язки франчайзі зі сплати першочергового платежу, який не буде повернено у разі дострокового розірвання договору, відступні й дострокове розірвання; обов’язок франчайзі щодо зупинення використання ТМ та об’єктів інтер’єру, на яких буде нанесено ТМ, а також строки їх повернення франчайзеру; обов’язок франчайзі сплачувати роялті до остаточного завершення підприємницької діяльності під брендом франчайзера.

Артем СЕРЕДА, адвокат, м. Київ